中国电子烟厂商在美遭遇专利战,律师详解如何打赢

2022-05-29来源:卷卷智库 作者:宋楚娇

恒信科技被诉侵权,起诉方动机耐人寻味

美国时间3月12日,英国企业ZANOPRIMA LIFESCIENCES, LTD在美国发起对中国电子烟生产厂家恒信国际(美国)发起诉讼,理由是后者侵犯其专利合成尼古丁催化技术专利(专利号:US10913962)。

图注:烟碱合成核心方法

图片来自:ZANOPRIMA LIFESCIENCES 公司的合成尼古丁专利

英国ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司的核心起诉点是:生产合成尼古丁时需要用一种酶进行生物催化,诉状中提到恒信在国内也申请了相关专利,并基于该专利推出在美国销售的尼古丁产品,因此控诉后者可能存在侵犯知识产权行为。【两个至上】为此咨询了新型烟草合规及知识产权领域专家唐顺良律师,唐律师仔细分析诉状后,认为并不严谨,主要理由有5点: 

以该方法专利指控恒信尼古丁产品侵权举证比较困难,除非ZANOPRIMA LIFESCIENCES直接通过被控尼古丁的检测分析证明必然使用该专利方法;

诉状以一份恒信中国专利作为间接证据,先说明该专利中催化酶和其专利一致,从而推出美国销售的尼古丁由该方法所制,这一专利并无法采用该专利所制,如果在国内法院难以被认可,其购买和通过网络搜索的其他证据,均无法证明侵权;

ZANOPRIMA LIFESCIENCES选择的管辖法院并不合理,这家法院在美国专利诉讼中的声誉并不太好,是美国专利流氓热衷的管辖法院,代理律师在这家法院代理的指控特别多,本案唯一被告“恒信国际”,原告非常牵强的引用个别判例认为该法院具有关系管辖权。

该专利申请时间较晚,稳定性存疑,尼古丁合成现有技术中,诸多专利中公开的催化酶和去甲基方法和该专利较为接近,可以采取无效抗辩策略反击。

整个诉状行文风格站在道德至高点,对恒信的各种销售行为进行陈列,但侵权技术比对的证据及理由寥寥数语。

据了解,英国ZANOPRIMA LIFESCIENCES公司成立于2014年,网上对于此公司的新闻报道几乎没有,无法获知其经营状况。3月15日,美国总统拜登签署了HR2471号法案,明确将合成尼古丁产品纳入烟草制品由FDA进行管辖,4月14日正式生效,失去了“政策红利”的合成尼古丁,其市场能持续多久?司法成本高达百万美元级别的专利相关案件,其周期通常也要1-2年,产品前途未卜之际发起相关知识产权诉讼,动机也耐人寻味。

中国电子烟企业在美国专利诉讼上吃过不少亏,近年开始成功反制

近年来,随着中国电子烟产品畅销全球,中国电子烟企业被卷入的海外诉讼也越来越多,其中影响最大的是根据《美国1930年关税法》第337节发起的 “337调查”。美国电子烟品牌JUUL曾于2018年10月、11月和2021年7月共三次发起337调查,分别涉及6家、5家和7家中国电子烟企业。前两次的审查结果中,涉案的中国电子烟企业均没有胜诉案例,要么缺席(不应诉),要么达成和解协议,不但耗费精力财力,也影响了中国电子烟产品在美国的销售。

但有来也有往,中国电子烟企业思摩尔早在2019年就针对海外电商平台存在的知识产权侵权行为,在美国联邦地区法院提出两起诉讼并胜诉,获得总计超过900万美元的赔偿。去年10月,思摩尔再次在美国引用337调查,指控美国、加拿大等地共38家企业及个人侵犯其专利及商标权,请求ITC发布排除令和禁止令。一旦调查认为侵权成立,这些企业在美进行销售的侵权产品就会被禁止。

还有不少积极的案例,如某中国加热不燃烧本草企业收到日本某公司指控,宣称出口烟支结构侵犯专利。通过分析此日本公司的专利布局特点,发现保护范围大到不应该授权的程度,且该日本公司不生产任何产品,因此中国企业坚决反击,对这些专利提出了无效宣告。

全球范围内开始警惕电子烟巨头的“专利垄断”

近年来,各国专利局注意到了电子烟领域的专利趋势,中国、韩国等专利在近几年提高了审查标准,很多电子烟新型烟草相关专利,尤其PCT专利,所获得的保护范围都比欧洲专利局授权的专利范围都要窄,一些在欧洲专利局授权的专利,在中国、韩国、日本等国家都被驳回。

以国际烟草巨头菲莫国际为例,其主要专利布局在加热不燃烧领域,这些年在全球各地不断发起专利诉讼,其中包括于2018年在中国发起多起诉讼,通过查询国内生效裁判文书的分析,菲莫在中国的知识产权诉讼并不顺利,诉讼成本高,收效也不是太好。并且,早于2015年开始,菲莫国际在中国就遭遇了批量的核心专利无效,这是一种先发制人的策略。 

图注:菲莫烟草核心专利在中国接连遭遇无效宣告

图片来源:国家知识产权局专利复审部口审公告

海外新型烟草专利并非无懈可击

唐律师表示,在遇到海外专利阻击时,只需冷静分析,要冲破封锁并不难,例如某加热不燃烧产品案例中,经销商致函国内企业,认为可能侵犯某国际大烟草公司专利,迟迟不敢下订单,于是这家企业委托唐律师团队对该专利进行分析,随即在欧洲专利局异议期提起无效宣告,在无效过程中,此国际烟草公司放弃了大部分国家的专利缴费——反映的结果是,部分国际烟草公司的专利稳定性并不强,创造性程度不高,并不难攻破。

图注:美国电子烟涉诉专利检索分析

“纵观海外新型烟草专利,真正原创性较高且应用于产品获得竞争力的专利其实并不多”,唐律师表示,“即便菲莫烟草和英美烟草两巨头之间的专利技术点,也常被法庭质疑,菲莫烟草去年被ITC裁定侵权禁入美国后,在德国以EP2282649专利反击英美烟草,也并未获胜,被法院判不侵权。大公司尚且如此,一些小公司、甚至是专利流氓公司,某些专利并不以实际实用为目的,而是为收取中国企业出口保护费而准备。”

此外,唐律师还提供了电子烟出口可能涉诉的主要国家专利诉讼特点的整理分析,在实际案件中,可以根据各地法规特点,通过合理方法为自己争取策略、时间、成本优势,更好地应对各类诉讼案件。

图注:部分国家专利审理特点(成本预估仅供参考,以实际案例为准)

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